| 哈尔滨商标转让丨撤回“商标权撤销申请”并不必然导致评审程序终止 |
| 2025年3月19日 黑龙江商标注册网 浏览次数: 编辑: 龙助企 |
要旨：商标权撤销复审案件中，撤销申请人基于双方达成和解协议，向商标评审机关提交撤回“撤销申请”，该和解协议虽系双方真实意思表示，但有损社会公共利益或第三方权利的，商标评审机关可以对复审商标是否进行真实的商业使用继续审查。
案 情
当事人
上诉人（原审原告）：北京字节跳动科技有限公司（下称字节跳动公司）被上诉人（原审被告）：国家知识产权局原审第三人：北京智宇慧中科技开发有限公司（下称智宇慧中公司）案由：商标权撤销复审行政纠纷复审商标系第7708127号“头条”商标，由北京博天恒业广告有限公司（下称博天恒业公司）于2009年9月18日向原国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册，核定使用在第35类的“替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）、广告代理、样品散发、广告传播、张贴广告、广告宣传”服务上。该商标专用期限至2021年1月6日。2018年7月20日经商标局核准，复审商标转让予字节跳动公司。智宇慧中公司向商标局提出复审商标连续三年不使用撤销申请。商标局经审理决定：驳回智宇慧中公司的撤销申请，复审商标不予撤销。智宇慧中公司不服该决定，于2017年8月10日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）申请复审。在商标撤销复审阶段，智宇慧中公司于2018年7月5日向商标评审委员会提交了《撤回撤销评审申请书》（下称撤回申请），载明：“申请人与第7708127号‘头条’商标注册人已经达成和解，故申请人申请撤回该撤销复审申请”。博天恒业公司向商标评审委员会提交了广告代理协议、广告制作、发布、代理发票、实际使用载体复印件等证据。商标评审委员会于2018年8月20日作出商评字[2018]第149372号《关于第7708127号“头条”商标撤销复审决定书》（下称被诉决定），认为：对智宇慧中公司提出的撤回申请不予接受。在案证据可以证明复审商标于2013年11月17日至2016年11月16日期间（下称指定期间）在“广告宣传”服务上进行了真实、有效的商业使用。“广告代理；样品散发；广告传播；张贴广告”服务与“广告宣传”服务属于类似服务，故复审商标在上述服务上的注册应予维持。博天恒业公司提供的证据不能证明复审商标在“替他人推销”服务上进行了使用，故复审商标在“替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务上的注册应予撤销。根据2001年修正的《中华人民共和国商标法》（下称2001年商标法）第四十四条第四项的规定，决定：复审商标在“广告宣传；广告代理；样品散发；广告传播；张贴广告”服务上的注册予以维持，在“替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务上的注册予以撤销。字节跳动公司不服被诉决定，提起行政诉讼。
审 判
北京知识产权法院认为：商标局有权主动撤销连续三年停止使用的商标，字节跳动公司诉称商标评审委员会存在程序违法，不予支持。在案证据仅能证明字节跳动公司在相应的刊物上进行了广告宣传，并不涉及直接的推销或者为他人采购等行为，未体现直接的交易价格信息，或者为他人采购等，故商标评审委员会关于字节跳动公司未在“替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务上进行了真实、合法、有效的商业使用的认定正确。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回字节跳动公司的诉讼请求。[1]
字节跳动公司不服原审判决，提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为：本案智宇慧中公司撤回撤销申请的理由系其与字节跳动公司达成和解，但该和解规避了社会公共利益维护。故在商标权撤销复审行政阶段，商标评审委员会认为本案不可以撤回，并无不当。商标评审委员会未终止评审，与2014年施行的《中华人民共和国商标法》（下称2014年商标法）及2014年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》（下称商标法实施条例）相关规定并不矛盾。商标评审委员会继续审理，程序合法。在案证据虽可证明博天恒业公司于指定期间与案外人签订了广告代理合同，并在相关刊物上刊登了广告，广告页面显示了复审商标，但上述服务并非“替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务。在案证据不能证明复审商标于指定期间在“替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务上进行了真实、合法、有效的商业使用。据此，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决驳回上诉，维持原判。[2]
重点评析
一、撤销申请人提交撤回申请，商标评审机关有权决定该撤销申请是否“可以撤回”商标法实施条例第五十六条规定，商标评审委员会审理不服商标局依照商标法第四十九条规定作出撤销或者维持注册商标决定的复审案件，应当针对商标局作出撤销或者维持注册商标决定和当事人申请复审时所依据的事实、理由及请求进行审理。第六十一条规定，申请人在商标评审委员会作出决定、裁定前，可以书面向商标评审委员会要求撤回申请并说明理由，商标评审委员会认为可以撤回的，评审程序终止。上述条款明确规定了在商标权撤销复审阶段，提起撤销申请人在商标评审机关作出决定、裁定前，可以书面向该机关要求撤回申请，但并不能当然视为撤销申请可以据此撤回，是否可以撤回，由商标评审委员会决定。二、商标评审机关具体实践做法并不一致在实践中，商标评审机关作出决定的结果和理由并不一致，存在“认为可以撤回”以及“认为不可以撤回”两种截然不同的方式。即使在“认为可以撤回”时，也存在是否考虑其他因素，如：双方当事人是否达成商标转让协议、双方当事人是否达成商标共存协议、注册商标是否有真实的商业性使用或者商业性使用意图等。鉴于商标评审机关“认为可以撤回”，即认定诉争商标进行了真实的商业性使用，双方当事人亦不会就此提起诉讼。故相关情形不存在司法案例，只能参考商标评审机关作出的决定。商标评审机关“认为可以撤回”，大致有以下四种情形：1.商标评审机关完全不考虑诉争商标的使用证据，仅仅因撤销申请人不再请求撤销诉争商标，即决定诉争商标予以维持注册[3]。2.商标评审机关完全不考虑诉争商标的使用证据，仅仅因为双方达成商标转让协议，诉争商标转让至撤销申请人名下，撤销申请人不再请求撤销权利商标，即决定诉争商标予以维持注册[4]。3.商标评审机关认为双方达成商标共存协议，且考虑诉争商标有真实使用意图，决定诉争商标予以维持注册[5]。4.商标评审机关认为双方达成商标转让协议，且考虑诉争商标有真实的商业使用，决定权利商标予以维持注册[6]。商标评审机关“认为不可以撤回”，主要是认为依据2001年商标法第四十四条第四项的规定，商标局有权主动撤销连续三年不使用的诉争商标。故在商标权撤销复审阶段，商标评审机关无须考虑撤回撤销申请，仅仅需要审查诉争商标在指定期间是否进行了真实的商业性使用[7]，本案中，被诉决定及原审判决即是如此。根据2001年商标法第四十四条第四项的规定，商标局有权主动撤销连续三年不使用的注册商标。根据2002年实施的《中华人民共和国商标法实施条例》第三十九条第二款的规定，有商标法第四十四条第四项行为的，任何人可以向商标局申请撤销该注册商标，并说明有关情况。可知，依据2001年商标法及商标法实施条例的相关规定，对连续三年不使用的注册商标提起撤销申请，有商标局依职权和商标局依申请两种启动方式。但在实践中，基本上都是商标局依据当事人的申请而进行诉争商标是否真实使用的审查。依申请行政行为和依职权行政行为是两种不同的行政行为，采取两种不同的路径，不能混为一谈，也不宜交叉进行。就本案而言，智宇慧中公司以复审商标连续三年不使用为由向商标局提出撤销申请，显然商标局是依申请而进行的审查，在审查过程中，商标局就不能以该行政行为可以依职权审查而据此“认为不可以撤回”。本案中，被诉决定及原审判决据此认定，存在不妥之处。三、商标评审机关“认为不可以撤回”继续审理，并不必然构成程序违法我国商标法设立三年不使用撤销规定的意图旨在将市场上已经“死亡”的商标从商标注册簿上清除，以发挥商标应有的识别商品或服务来源的作用和清理闲置不用的“死商标”，防止商标资源的浪费和维护公平竞争。实践中，针对注册商标提起连续三年不使用撤销申请的当事人往往也都是申请驳回复审行政案件的当事人。虽然就具体的案件而言，注册商标连续三年不使用可能损害的仅是个别当事人的利益，但就我国的商标注册制度而言，注册商标连续三年不使用占用了社会公共资源，损害的却是社会公共利益。如果在商标权撤销复审阶段，仅仅因双方当事人之间达成和解协议或者商标转让协议，撤销申请人提交了撤回撤销申请，商标评审机关不考虑诉争商标是否存在真实的商业性使用，决定维持诉争商标的注册，这样有违商标法连续三年不使用撤销制度的初衷，也可能成为当事人之间利益交换的筹码。本案中，提起撤销申请人撤回申请的权利属于程序问题，应适用2014年商标法。2014年商标法及商标法实施条例并未明确规定如何认定“可以撤回”情形。参照《商标评审规则》第八条第一款的规定，在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之间可以自行或者经调解以书面方式达成和解。可见，双方可以达成和解的前提是“不损害社会公共利益、第三方权利”。本案系商标权撤销复审行政纠纷，审查复审商标于指定期间在核定使用服务上是否进行了真实、合法、有效的商业使用。注册商标长期不使用，占用了商标资源，浪费了社会成本，不利于维护社会公共利益。本案智宇慧中公司撤回撤销申请的理由系其与字节跳动公司达成和解，但该和解规避了社会公共利益维护。故在商标权撤销复审行政阶段，商标评审机关认为撤销申请不可以撤回，并无不当。同时，参照《商标评审规则》第三十二条第一款的规定，申请人撤回评审申请的，或者当事人自行或者经调解达成和解协议，可以结案的，终止评审，予以结案。该条款规定的“终止评审，予以结案”是“应当”还是“可以”，在此未明确限定，本案可以结合相关条款予以理解。参照《商标评审规则》第八条第二款的规定，对于当事人达成和解的案件，商标评审机关可以结案，也可以作出决定或者裁定。本案商标评审委员会未终止评审，与前述的评述亦不矛盾。商标评审委员会继续审理，程序合法，并无不当。
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来源：中华商标杂志
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